Ci si occupa e preoccupa spesso di quando, come e perché registrare un marchio. Un aspetto altrettanto importante è però anche quello dell’estinzione degli effetti di un marchio. Questo, infatti, può perdere i suoi effetti per diverse ragioni e per ottenerne gli effetti legali è necessario predisporre apposita procedura. Per comprendere la questione scopriamo cos’è la nullità e la decadenza del marchio e quali sono i principali elementi della nuova procedura entrata in vigore a fine 2022.
Quando e perché un marchio perde i suoi effetti
Esistono due differenti procedimenti atti alla cancellazione di un marchio: la dichiarazione di nullità e quella di decadenza. La principale differenza è che la decadenza ha effetti immediati, a partire dalla data di presentazione della domanda, la nullità, invece, ha effetto retroattivo rimuovendo la registrazione del marchio dall’apposito registro.
Un marchio si estingue per mancato rinnovo della registrazione, per decadenza, per nullità o per rinuncia totale e volontaria da parte del titolare.
La dichiarazione di nullità
La nullità di un marchio può essere assoluta o relativa. La nullità assoluta si ha quando il marchio che si intende registrare presenta impedimenti assoluti ala registrazione. È il caso di mancanza di novità, dell’assenza del carattere distintivo, dela malafede del richiedente al momento della domanda di deposito o di un marchio contrario all’ordine pubblico. Le nullità relative, invece, sono quelle fatte rilevare dai titolari dei diritti anteriori.
La dichiarazione di decadenza
Discorso diverso per quel che riguarda la decadenza. Esistono tre diversi casi di decadenza: volgarizzazione, sopraggiunta illiceità o mancato utilizzo. Un marchio decade quando perde la sua capacità distintiva (volgarizzazione), quando diventa illecito o se non viene utilizzato per 5 anni consecutivi.
La rinuncia
Il titolare di un marchio (o il suo delegato, rappresentante o agente) può presentare domanda di rinuncia a tutti i diritti derivanti dalla registrazione. In questi casi è opportuno considerare la titolarità del marchio. Se esso è stato venduto, infatti, anche solo parzialmente, è necessario che la domanda di rinuncia venga presentata da tutti i comproprietari. Similmente nel caso in cui il marchio fosse stato concesso in licenza è necessaria l’autorizzazione scritta da parte di ogni licenziatario.
La procedura per la nullità e la decadenza
A seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto 189/2022 del Ministero dello sviluppo economico (quello che oggi è il Ministero delle Imprese e del Made in Italy) cambia la procedura per l’accertamento della decadenza e la nullità dei marchi registrati in Italia o internazionali che designano l’Italia.
La nuova procedura rende decisamente più economica, semplice e accessibile la procedura di dichiarazione di nullità o decadenza di un marchio. Questa procedura rappresenta l’alternativa alla via giudiziale, l’unica possibilità disponibile prima del 29 dicembre 2022, data dell’entrata in vigore del decreto.
Il procedimento è simile a quello che viene condotto davanti all’EUIPO per i marchi europei e prevede l’assegnazione di un periodo di tempo di due mesi (che può essere prorogato fino a un anno) alle parti coinvolte nel procedimento per raggiungere un accordo. Durante questo periodo le parti si scambiano le proprie memorie per poi permettere all’UIBM, l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, di esprimere la propria decisione.
Il procedimento dovrebbe durare non più di 24 mesi, ma è fatta salva la possibilità per le parti in qualsiasi momento di richiederne congiuntamente la sospensione.
