Hai investito anni nel branding della tua attività senza però registrare formalmente il marchio? Una recente sentenza del Tribunale di Milano (19 dicembre 2024) chiarisce i requisiti fondamentali per far valere il diritto di “preuso” contro registrazioni successive di terzi.
Non basta “esserci arrivati prima”; per legge, chi rivendica un marchio di fatto deve dimostrare due elementi costitutivi:
L’uso effettivo del segno: uno sfruttamento che porti il consumatore ad associare il segno al prodotto o servizio.
La notorietà qualificata: il marchio deve essere conosciuto dal pubblico di riferimento in modo “non puramente locale”.
Cosa serve per vincere una causa di preuso?
L’onere della prova spetta interamente a chi dichiara di essere titolare del marchio di fatto. A differenza dei marchi registrati, non si gode della presunzione di validità. È necessario presentare:
- Prove di effettiva commercializzazione dei prodotti o servizi al momento del preteso preuso.
- Documentazione relativa a investimenti pubblicitari sostenuti.
- Evidenze di una diffusione sistematica e non limitata a territori ristretti.
Il ruolo del Nome a Dominio
Un nome a dominio anteriore può impedire a terzi di registrare un marchio identico o affine, ma solo se è diventato noto prima del deposito della domanda altrui. Anche in questo caso, la notorietà deve tendere al livello nazionale e va provata rigorosamente dall’assegnatario del dominio.
Attenzione: La mera titolarità di un segno (come un dominio) non garantisce l’acquisto automatico di diritti su altre funzioni distintive. Inoltre, registrare un dominio che ricalca un marchio altrui può costituire una contraffazione, poiché sfrutta indebitamente la notorietà del segno originale.
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