Chi ha un diritto di proprietà intellettuale (marchio, brevetto ecc) ha diverse facoltà che gli consentono di disporre di quel diritto. Egli, infatti, può commercializzarlo, darlo in pegno, stabilire joint venture, cederlo o darlo in licenza.
Solitamente il contratto di licenza è lo strumento più utilizzato nella prassi, in quanto consente al licenziante di sfruttare economicamente la privativa e coprire in tutto o in parte i nuovi investimenti R&S, ampliando lo sfruttamento in territori in cui non è attivo, mentre consente al licenziatario un risparmio di costi e di tempo godendo dell’avviamento ottenuto dal licenziante nel corso degli anni, ampliando il proprio volume d’affari
Quindi, vediamo quali sono gli essenziali di un contratto di licenza in modo da comprendere ciò che va previsto e quali sono le finalità di tale accordo.
La checklist per la redazione del contratto di licenza
Il contratto di licenza viene stipulato tra il licenziante (colui che concede) e il licenziatario (colui che acquisisce i diritti). Prima della predisposizione vanno valutati diversi aspetti preliminari. Innanzitutto lo status del diritto di PI che sarà oggetto del contratto di licenza. Successivamente vanno tenuti in esame il valore (strategico e di mercato) del diritto, l’obiettivo che ci si prefigge di raggiungere e il tipo di licenza.
Abbiamo riassunto gli aspetti preliminari del contratto di licenza da considerare prima di procedere con la redazione e la sottoscrizione dell’accordo.
#1 La forma del contratto
Il contratto di licenza può essere stipulato verbalmente o per iscritto. Se si sceglie la forma verbale, l’onere della prova è a carico del licenziatario. Per quel che riguarda i contratti di licenza delle opere dell’ingegno (diritto d’autore), invece la forma scritta è obbligatoria.
#2 Elementi essenziali
Gli elementi essenziali del contratto di licenza sono fondamentalmente l’individuazione del diritto, dei servizi o prodotti oggetto dell’accordo, dell’esclusiva o delle limitazioni del territorio sul quale si estendono i diritti, delle garanzie, il pagamento di royalties e la relativa rendicontazione.
#3 Oggetto
Il licenziante concede al licenziatario il diritto esclusivo o non esclusivo di utilizzo del marchio o del brevetto (o della domanda), con lo scopo di promuovere i prodotti oggetto del diritto, le relative confezioni, di realizzare il materiale promozionale e di vendita, apponendo il marchio in licenza.
#4 Impegni
Il licenziatario si assume diversi impegni nei confronti del licenziante. Egli riconosce la titolarità al licenziante e che qualsiasi aumento di valore del marchio (sia economico che di notorietà) appartiene al licenziante stesso. Allo stesso tempo il licenziatario ha il dovere di non utilizzare il marchio con lo scopo di diminuirne il valore e ha l’obbligo di utilizzarlo nell’esatta formulazione grafica prevista dal licenziante. Inoltre il licenziatario si impegna a usare il marchio in modo continuativo ed effettivo e a non adottare come proprie denominazioni, marchi e altri segni distintivi (compresi i nomi di dominio) che si possano confondere con il marchio oggetto del contratto di licenza.
#5 Durata
Nel contratto di licenza va espressamente indicata la durata dello stesso e in caso di accordo a tempo indeterminato è possibile il recesso unilaterale prevedendo un adeguato preavviso.
#6 Compensi
Altro elemento cruciale dell’accordo riguarda l’aspetto economico. Vanno indicati i compensi previsti per la concessione della licenza riportando le somme previste (royalties) e le modalità di pagamento e rendicontazione.
#7 Riservatezza
Entrambe le parti si impegnano a rispettare il vincolo di riservatezza su tutti i dati, gli elementi e le informazioni oggetto del contratto adottando tutte le misure necessarie per evitarne la diffusione. In caso contrario il responsabile della violazione della riservatezza dovrà risarcire all’altra parte i danni cagionati.
#8 Promozione
La promozione e gli investimenti pubblicitari necessari per la diffusione dei prodotti con il marchio oggetto del contratto di licenza sono a carico del licenziatario, prevedendo una somma che il licenziatario investirà nella pubblicità di detti prodotti.
#9 Clausole risolutive
Vanno infine previste le clausole risolutive sia in favore del licenziante (ritardo nel lancio dei prodotti, mancati pagamenti, assenza di continuità nelle vendite, svilimento del marchio, eccetera) che del licenziatario (mancato rinnovo del marchio, mancata comunicazione di infrazioni, eccetera).
