decadenza del marchio
Marchi e brevetti

La decadenza del marchio per non uso: la sentenza

La sola registrazione del marchio non garantisce al titolare una tutela definitiva sul segno distintivo; chi detiene i diritti sullo marchio, infatti, ha il dovere di utilizzare effettivamente quel marchio.

La normativa vigente prevede che può essere proposta istanza di decadenza di un marchio perché lo stesso non è stato effettivamente utilizzato dal titolare nelle classi di prodotti e/o servizi nei quali è stato registrato. Il Codice della Proprietà Industriale, infatti, all’articolo 24 recita

A pena di decadenza il marchio deve formare oggetto di uso effettivo da parte del titolare o con il suo consenso, per i prodotti o servizi per i quali è stato registrato, entro cinque anni dalla registrazione, e tale uso non deve essere sospeso per un periodo ininterrotto di cinque anni.

Sulla questione si è espressa la sezione specializzata in materia di impresa del Tribunale di Roma (sentenza 10617/2023).

Quando (e come) un marchio si considera utilizzato

Il Tribunale di Roma ha ribadito che sul marchio si acquisiscono i relativi diritti al momento della registrazione senza dover svolgere altra azione. Tuttavia è l’utilizzo reale (non simbolico, sporadico, fittizio o preparatorio) e nient’altro (neanche il successo commerciale, sia esso qualitativo o quantitativo) a determinare la validità della registrazione di quel marchio. Esso, quindi, deve circolare nel mercato di riferimento per poter essere considerato in uso. Secondo la giurisprudenza che in questi anni si è pronunciata in materia perché l’uso del marchio possa impedire la decadenza dello stesso deve avere delle conseguenze economiche sul mercato.

In caso di istanza di decadenza il proprietario dei diritti su quel marchio deve dimostrare l’effettiva distribuzione del prodotto presso il relativo pubblico e una presenza tale sul mercato da incidere sulla sfera dei concorrenti. La giurisprudenza riconosce quindi due fronti verso i quali valutare l’incidenza del marchio: il pubblico e i concorrenti. A questo proposito è doveroso ricordare come, sempre stando alla giurisprudenza, l’obbligo di dimostrare l’utilizzo del marchio spetta solo e soltanto al titolare dei diritti sullo stesso.

Quanto ribadito dalla sentenza del Tribunale di Roma prosegue sulla scia delle precedenti sentenze precisando i contorni di quando si configura l’utilizzo di un marchio registrato, quanto mai condivisibile anche alla luce dei tanti segni che ancora oggi occupano il registro dei marchi senza che vengano effettivamente utilizzati. L’attenzione sull’argomento si rivela preziosa anche per tutti coloro che stanno valutando di fare decadere un determinato marchio e appropriarsene avvalendosi del c.d. statuto di libera appropriabilità dei segni distintivi sul mercato.

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